Nguyễn Thị Kiều Trinh (K432752) & Đào Minh Quang (K432741),
Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt: Bảo hộ nhãn hiệu mùi hương hiện đang là một xu hướng được nhiều nước trên thế giới ghi nhận và thực hiện. Tuy nhiên, do một số đặc điểm mang tính chất đặc thù của nhãn hiệu mùi hương mà việc bảo hộ loại nhãn hiệu này ở một số quốc gia còn gặp nhiều vướng mắc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khoa học kĩ thuật trong nước ngày càng phát triển, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp thiết phải có sự tiếp thu kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới và thực hiện bảo hộ nhãn hiệu mùi hương để đáp ứng nhu cầu thực tiễn cũng như đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong các Điều ước quốc tế.
Từ khóa: nhãn hiệu, nhãn hiệu mùi, đăng ký nhãn hiệu mùi, luật sở hữu trí tuệ
Abstract: Protecting scent marks, is widely accepted in many nations’ intellectual property laws. Nevertheless, some nations still find it challenging to make scent trademarks registrable due to its distinctive features. In Vietnam, with international integration and the rapid growth of national technology, intellectual property law is being urged to approach intellectual property law of some developed countries and make scent trademarks registrable in order to fulfill the practical demand and comply with the obligations that commited in some international agreements.
Keywords: trademarks, scent trademarks, register scent trademarks, intellectual property law
1. Đặt vấn đề
Trên thực tế, nhãn hiệu được xem làmột trong những công cụ hữu hiệu trong việc truyền tải thông tin về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ tới người tiêu dùng cũng như gửi gắm thông điệp mang tính gắn kết, thu hút khách hàng mà các doanh nghiệp ngày càng quan tâm và đầu tư. Với chức năng phân biệt sản phẩm của chủ thể này với chủ thể khác, các doanh nghiệp luôn thể hiện nhãn hiệu của mình một cách độc đáo, sáng tạo, mới lạ nhằm tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm của mình, từ đó, người tiêu dùng có thể phân biệt, sử dụng cũng như nhận biết được hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, sự đa dạng hóa các lĩnh vực của hoạt động thương mại cũng như nhận thức của người tiêu dùng ngày càng cao, xu hướng trên đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển của nhãn hiệu phi truyền thống[1] như âm thanh, mùi hương, mùi vị, bên cạnh các nhãn hiệu truyền thống như từ ngữ, hình ảnh, chữ cái[2] như trước đây. Trong số các loại nhãn hiệu phi truyền thống, có thể đánh giá, mùi hương là loại nhãn hiệu phi truyền thống ít gặp khó khăn hơn trong việc tác động tới người tiêu dùng bởi lẽ loại nhãn hiệu này có thể tác động được tới cả người khiếm thị và khiếm thính.[3] Khi các doanh nghiệp quan tâm đến việc phát triển và sử dụng nhãn hiệu mùi hương, pháp luật sở hữu trí tuệ cũng cần có sự ghi nhận và bảo hộ loại hình nhãn hiệu này để tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho các doanh nghiệp đồng thời cho thấy sự tiến bộ của pháp luật.
Trên bình diện quốc tế, trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, vấn đề bảo hộ nhãn hiệu mùi hương đã được thừa nhận bởi Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (“Hiệp định TRIPS”[4]) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi là “Hiệp định CPTPP”[5]). Cụ thể, Điều 15.1 Hiệp định TRIPS ghi nhận, nhãn hiệu là bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, Hiệp định cũng không đưa ra bất cứ sự giới hạn nào trong việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương tại các quốc gia, điều đó đã mở ra cơ hội cho các dấu hiệu mùi hương được bảo hộ như một nhãn hiệu, đáp ứng nguyện vọng của chủ thể kinh doanh cũng như người tiêu dùng.
Bên cạnh Hiệp định TRIPS, Điều 18(18) Hiệp định CPTPP quy định như sau: “Không Bên nào được yêu cầu, như một điều kiện để được đăng ký, là dấu hiệu phải nhìn thấy được, cũng như không Bên nào được từ chối đăng ký một nhãn hiệu chỉ với lý do rằng dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu đó là âm thanh. Thêm vào đó, mỗi Bên phải nỗ lực hết sức để đăng ký nhãn hiệu mùi hương”. Điều này cho thấy, Hiệp định CPTPP không chỉ mở rộng đối tượng được bảo hộ, bao gồm cả những dấu hiệu không nhìn thấy được, chẳng hạn như là dấu hiệu âm thanh, mà còn khuyến khích việc bảo hộ dấu hiệu mùi hương dưới hình thức nhãn hiệu.
Như vậy, trên cơ sở ghi nhận trong quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết và tham gia, rào cản lớn nhất hiện nay của Việt Nam là sự hạn chế trong nhãn hiệu mùi hương nói riêng và bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống nói chung, điều đó tạo ra sự chưa tương thích giữa pháp luật Việt Nam với quy định trong các điều ước quốc tế trên. Do đó, việc khẳng định bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, trong đó có nhãn hiệu mùi hương, sẽ là bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập, tạo cơ hội thuận lợi để Việt Nam có thể bắt kịp với xu thế toàn cầu hóa cũng như đảm bảo sự tương thích với pháp luật các quốc gia khác trên thế giới.
2. Lý luận chung về nhãn hiệu và nhãn hiệu mùi hương
2.1. Khái niệm và chức năng của nhãn hiệu
Tại Việt Nam, khái niệm về nhãn hiệu được quy định tại Điều 4(16) Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019[6] (sau đây gọi là “Luật Sở hữu trí tuệ”) như sau: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.” Pháp luật Việt Nam đã định nghĩa thuật ngữ “nhãn hiệu” dựa trên nguồn gốc ra đời và chức năng của nhãn hiệu, cụ thể đó là chức năng phân biệt. Có thể thấy, trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ trong cùng thị trường liên quan là một tất yếu khách quan. Kéo theo đó, mỗi hàng hóa, dịch vụ cần được đại diện bởi những dấu hiệu đặc trưng, có khả năng phân biệt chúng với những hàng hóa, dịch vụ khác – đó là “nhãn hiệu”. Bên cạnh đó, nhãn hiệu không chỉ giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ, mà còn giúp người tiêu dùng xác định được nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ đó- chức năng chỉ dẫn nguồn gốc.[7] Mặc dù chức năng này không được pháp luật Việt Nam nêu rõ trong khái niệm “nhãn hiệu”, hai chức năng này luôn có sự liên hệ mật thiết với nhau [8], không thể tách rời nhau và trên thực tế luôn được xem xét cùng nhau.[9]
Trên thế giới, Hiệp định TRIPS là nguồn tài liệu có giá trị tham khảo vì Hiệp định này là một trong những điều ước quốc tế điều chỉnh vấn đề sở hữu trí tuệ và đã được thừa nhận bởi nhiều quốc gia. Trên cơ sở kế thừa quy định tại Công ước Paris 1883[10], Hiệp định TRIPS là hiệp định đầu tiên quy định khái niệm cũng như chỉ rõ các đặc điểm cơ bản của nhãn hiệu.[11] Cụ thể, nhãn hiệu phải là dấu hiệu hoặc tổ hợp các dấu hiệu. Trong đó, dấu hiệu đó có các đặc điểm sau đây: i) dấu hiệu có thể là các từ (kể cả tên riêng), chữ cái, chữ số, yếu tố hình học và tổ hợp các màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó; ii) các dấu hiệu đó có thể là dấu hiệu nhìn thấy được; iii) dấu hiệu đó phải có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể khác.
Như vậy, khái niệm về nhãn hiệu trong quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam có sự tương thích với quy định về khái niệm nhãn hiệu trong Hiệp định TRIPS. Theo đó, cả hai quy định đều thể hiện rõ hai chức năng chủ yếu của nhãn hiệu, đó là chức năng phân biệt sản phẩm và chức năng chỉ dẫn nguồn gốc.
2.2. Phân loại nhãn hiệu
Trên thực tế, nhãn hiệu được phân loại theo nhiều cách khác nhau: i) phân loại theo hình thức thể hiện nhãn hiệu (ví dụ: nhãn hiệu từ ngữ; nhãn hiệu chữ cái, chữ số; nhãn hiệu hình ảnh; nhãn hiệu hình khối; nhãn hiệu kết hợp; nhãn hiệu đặc biệt như âm thanh, mùi vị, ánh sáng); ii) phân loại theo số lượng chủ thể của nhãn hiệu (ví dụ: nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu tập thể); phân loại theo mức độ nổi tiếng (nhãn hiệu thường và nhãn hiệu nổi tiếng)…[12] Ngoài các cách phân biệt thông thường trên, Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA) đã phân loại nhãn hiệu theo cách thức riêng biệt, thành hai loại chính: nhãn hiệu truyền thống (conventional trademark) và nhãn hiệu phi truyền thống (non-conventional trademark).[13] Việc phân loại này căn cứ vào yếu tố cấu thành nhãn hiệu cũng như lịch sử hình thành của loại nhãn hiệu đó, cụ thể:
Trước hết, nhãn hiệu truyền thống là nhãn hiệu được tạo thành từ các dấu hiệu như các từ, kể cả tên riêng, chữ cái, chữ số, dấu hiệu hình cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó. Tính “truyền thống” của nhãn hiệu được thể hiện ở việc, từ xưa đến nay, các quốc gia trên thế giới đều chấp nhận bảo hộ loại nhãn hiệu này, đồng thời, phần lớn chủ đơn cũng chủ yếu sử dụng các dấu hiệu cấu thành trên khi thiết kế nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của mình. Ngoài ra, thông thường, nội dung của nhãn hiệu truyền thống đều được chủ đơn thể hiện trong không gian hai chiều và người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận biết được nhãn hiệu này thông qua thị giác. Để minh chứng cụ thể, tác giả sẽ sử dụng nhãn hiệu sau đây để phân tích:
| Tên Nhãn hiệu | Hình ảnh | Số Văn bằng bảo hộ |
| TOYOTA INNOVA VENTURER |  | 4-0294512-000 |
Nhãn hiệu “TOYOTA INNOVA VENTURER”[14] được cấu thành bởi các dấu hiệu là các từ ngữ thông thường, không cách điệu. Ngoài ra, phần dấu hiệu chữ của nhãn hiệu được chủ đơn thể hiện trong không gian hai chiều và khách hàng có thể dễ dàng nhận biết được rằng nhãn hiệu này đại diện cho hàng hóa là xe ô tô của Tập đoàn Toyota bằng thị giác và phân biệt hàng hóa của Tập đoàn kinh doanh ô tô này với hàng hóa của chủ thể khác trên thị trường. Do đó, đây là nhãn hiệu thuộc nhóm nhãn hiệu truyền thống.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, không phải bất kỳ dấu hiệu nào có thể nhìn thấy được đều là nhãn hiệu truyền thống, một số nhãn hiệu như nhãn hiệu động hay nhãn hiệu ba chiều không được xếp vào nhóm nhãn hiệu truyền thống, bởi yếu tố cấu thành các nhãn hiệu trên không chỉ liên quan đến từ, chữ cái, chữ số hay yếu tố hình học thông thường. Chẳng hạn, hình dáng chiếc vỏ chai đã được đăng ký nhãn hiệu của Công ty Coca Cola mang văn bằng bảo hộ số 4-0105452-000[15], nhãn hiệu này không chỉ là dấu hiệu hình hai chiều đơn thuần, mà nó liên quan đến dấu hiệu hình học không gian ba chiều, do đó, nhãn hiệu đó không được xếp vào nhóm nhãn hiệu truyền thống.
Bên cạnh nhãn hiệu truyền thống, nhãn hiệu phi truyền thống[16] là nhãn hiệu được tạo thành từ bất cứ dấu hiệu nào ngoại trừ các dấu hiệu như chữ cái, chữ số, từ ngữ, hình ảnh… mà có thể làm cho người tiêu dùng phân biệt được nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.[17] Dựa trên khả năng cảm nhận của khách hàng, người tiêu dùng đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu phi truyền thống có thể được chia thành hai dạng như sau: i) nhãn hiệu phi truyền thống nhận biết được bằng thị giác (như nhãn hiệu ba chiều, nhãn hiệu màu, nhãn hiệu động, nhãn hiệu hologram); ii) nhãn hiệu phi truyền thống không nhận biết được bằng thị giác (như nhãn hiệu âm thanh; nhãn hiệu mùi hương; nhãn hiệu nhận biết bằng vị giác; nhãn hiệu nhận biết bằng xúc giác).[18]
2.3. Khái niệm nhãn hiệu mùi hương và điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu mùi hương
2.3.1. Khái niệm nhãn hiệu mùi hương
Tại Việt Nam, như đã trình bày tại mục 2.1, Luật Sở hữu trí tuệ chỉ quy định khái niệm “nhãn hiệu” tại Điều 4(16) mà không có bất kỳ quy định nào nào giải thích hay đề cập đến thuật ngữ “nhãn hiệu mùi hương”. Theo nhóm tác giả, việc pháp luật Việt Nam không quy định về nội dung này là hợp lý bởi lẽ Việt Nam vẫn chưa thừa nhận nhãn hiệu mùi hương, do đó, việc đưa ra quy định giải thích thuật ngữ này trong các văn bản pháp luật hiện hành là không cần thiết. Mặc dù vậy, nhóm tác giả nhận thấy việc định nghĩa “nhãn hiệu mùi hương” hoàn toàn có thể dựa vào cơ sở khái niệm của “nhãn hiệu” bằng cách định nghĩa chúng bằng chức năng của nhãn hiệu. Bên cạnh đó, để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, nhóm tác giả sẽ đồng thời tham khảo thêm các quy định pháp luật trên trường quốc tế để đưa ra khái niệm chung về nhãn hiệu mùi hương.
Đối với Hiệp định TRIPS, mặc dù Hiệp định này cũng không đưa ra khái niệm cụ thể về “nhãn hiệu mùi hương”, nhưng nhìn nhận một cách tổng quan, khái niệm “nhãn hiệu” được nêu trong Hiệp định đã bao hàm cả nhãn hiệu mùi hương. Hiệp định TRIPS, Điều 15(1) có chỉ ra rằng: “Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hoá”. Đặc điểm mà Hiệp định quan tâm và nhấn mạnh là chức năng phân biệt của nhãn hiệu, không phải đặc điểm “nhìn thấy được” hay “không nhìn thấy được”. Như vậy, quy định trên không bó hẹp phạm vi nhãn hiệu chỉ là các dấu hiệu nhìn thấy được mà có sự mở rộng với dấu hiệu không nhìn thấy được nói chung và dấu hiệu mùi hương nói riêng.
Dựa trên chức năng chính của nhãn hiệu là nhằm phân biệt hàng hóa, dịch vụ nêu trên, nhóm tác giả trước hết đề xuất khái niệm chung nhất về “nhãn hiệu mùi hương” như sau: nhãn hiệu mùi hương là dấu hiệu mùi hương dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Đối tượng của nhãn hiệu mùi hương có thể là hàng hóa, hay dịch vụ, miễn sao vẫn phải đáp ứng chức năng phân biệt sản phẩm của chủ thể này với chủ thể khác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chưa có đơn đăng ký nhãn hiệu mùi hương cho đối tượng là dịch vụ, các văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mùi hương hiện nay mới chỉ xoay quanh việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương cho hàng hóa (chẳng hạn như nhãn hiệu mùi anh đào (nhãn hiệu số 2463044) tại Hoa Kỳ cho sản phẩm dầu nhớt tổng hợp cho xe phân khối lớn). Điều đó được lý giải rằng, trên thực tế, việc đăng ký và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu mùi hương cho các sản phẩm không nhìn thấy được đã đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan sở hữu trí tuệ tại các quốc gia thừa nhận bảo hộ loại nhãn hiệu này. Do đó, việc sử dụng các dấu hiệu không nhìn thấy được để bảo hộ cho đối tượng không nhìn thấy được (dịch vụ) là điều khó khăn cho chính chủ đơn cũng như cơ quan nhà nước trong việc chứng minh khả năng phân biệt dịch vụ của chủ thể cung ứng này với dịch vụ của các chủ thể khác.
2.3.2. Các điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu mùi hương
Khác với các dấu hiệu nhìn thấy được như từ ngữ, hình ảnh, màu sắc (người tiêu dùng có thể chỉ rõ, miêu tả chúng thông qua màu sắc, chữ viết, hình khối, bố cục một cách chi tiết mà ít có sự khác biệt về cảm nhận hình ảnh[19]), mùi hương là dấu hiệu phi truyền thống không thể cảm nhận thông qua thị giác cũng như khó diễn tả bằng đồ họa do khả năng tiếp nhận mùi hương bằng khứu giác của mỗi người là khác nhau, người tiêu dùng chỉ có thể cảm nhận và nói ra theo tưởng tượng của mình. Điều này khiến cho việc phân biệt giữa các hàng hóa, dịch vụ bằng nhãn hiệu mùi hương trở nên khó chứng minh và yêu cầu điều kiện bảo hộ cũng cần phải khắt khe hơn. Như vậy, theo quan điểm của nhóm tác giả, để một mùi hương được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu, mùi hương đó phải được coi là có khả năng phân biệt. Trên thực tế, pháp luật không có bất kỳ định nghĩa nào liên quan đến “khả năng phân biệt” của nhãn hiệu nói chung. Thay vào đó, thuật ngữ này thường được giải thích, vận dụng: i) thông qua học thuyết về khả năng phân biệt trong pháp luật về nhãn hiệu và ii) bằng cách liệt kê các dấu hiệu không có khả năng phân biệt[20] của các quốc gia trên thế giới.
Thông qua học thuyết về khả năng phân biệt, khách hàng có thể phân biệt nguồn gốc của các sản phẩm liên quan của các nhà sản xuất, cung cấp khác nhau, từ đó, họ có thể nhận ra một hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ đã biết từ trước, dẫn đến việc dễ dàng lựa chọn khi mua sản phẩm. Sự “phân biệt” được nhắc đến ở đây tất yếu phải được đặt ra trên cơ sở của quá trình nhận biết hàng hóa, dịch vụ của khách hàng. Nói cách khác, các dấu hiệu bất kỳ liên quan đến nhãn hiệu của hàng hóa, dịch vụ sẽ tạo ra một sự thu hút nhất định đối với khách hàng, từ đó khiến cho khách hàng chú ý vào sự hiện diện của hàng hóa, dịch vụ đó so với hàng hóa, dịch vụ khác trên thị trường, sau đó quyết định chọn mua sản phẩm mang nhãn hiệu này. Cuối cùng, kết quả của “sự phân biệt” được thể hiện ở việc khách hàng sẽ sử dụng hay tiêu dùng sản phẩm mang nhãn hiệu đó.[21] Bên cạnh đó, một cách chi tiết hơn, khả năng phân biệt của nhãn hiệu nói chung và nhãn hiệu mùi hương nói riêng được thể hiện dưới hai dạng là khả năng tự phân biệt và khả năng phân biệt thông qua sử dụng.[22]
Đối với khả năng tự phân biệt, nhãn hiệu đó phải có đủ khả năng tác động vào nhận thức của người tiêu dùng, để người tiêu dùng nhận biết, ghi nhớ và so sánh nhằm mục đích xác định, chọn lựa hàng hóa, dịch vụ.[23]Ấn tượng mà người tiêu dùng có được về nhãn hiệu là kết quả của những gì mà dấu hiệu của sản phẩm tác động đến tư duy của họ, có thể hình thành từ lần đầu tiếp xúc hoặc hình thành qua quá trình sử dụng sản phẩm lâu dài.[24] Như vậy, dấu hiệu mùi hương phải là yếu tố đặc biệt được thêm vào sản phẩm của chủ thể này với chủ thể khác thông qua khứu giác. Chẳng hạn như trường hợp của công ty Vennootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing (Hà Lan), công ty này đã đăng ký nhãn hiệu mùi hương “mùi của cỏ tươi mới cắt” cho sản phẩm bóng tennis của mình. Dấu hiệu “mùi cỏ tươi mới cắt” được xem là mùi riêng biệt mà tất cả mọi người đều ngay lập tức nhận ra khi chúng được đặt gắn liền với bóng tennis.[25]
Đối với khả năng phân biệt thông qua sử dụng, nếu chủ đơn đăng ký chứng minh được rằng, người tiêu dùng đã quen thuộc với mùi hương gắn trên sản phẩm và có thể dựa vào đó để phân biệt với sản phẩm của người khác, thì khi đó, dấu hiệu mùi hương được bảo hộ là nhãn hiệu.[26] Chẳng hạn, trong đơn đăng ký “hương hoa tươi, mạnh, gợi tới hương hoa đại” (Plumeria Blossoms) cho sản phẩm “chỉ may và chỉ thêu”, chủ đơn đã thành công trong việc chứng minh rằng, nhãn hiệu mùi hương có khả năng phân biệt thông qua sử dụng bằng việc chỉ ra rằng không có công ty nào trước đó từng sản xuất loại sợi hoặc chỉ thêu có mùi thơm và các khách hàng, đại lý, nhà phân phối sợi hoặc chỉ thêu có mùi thơm của họ đã nhận ra nguồn gốc thương mại của chủ đơn trên mùi của những hàng hóa này.[27]
Bên cạnh việc chứng minh khả năng phân biệt một cách trực tiếp,dấu hiệu mùi hương được đánh giá là dấu hiệu có khả năng phân biệt nếu không thuộc một trong các trường hợp dưới đây:
i) Mùi hương được đăng ký bảo hộ là mùi hương tự nhiên của sản phẩm[28]
Để một dấu hiệu được đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu mùi hương thì dấu hiệu đó phải có chức năng chỉ định nguồn gốc của sản phẩm, nghĩa là chỉ ra chủ thể nào là nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm đó chứ không phải chỉ dẫn đến sản phẩm gắn liền với mùi hương. Điều này đồng nghĩa với việc, một dấu hiệu mùi hương sẽ bị từ chối bảo hộ nếu mùi này trùng với mùi tự nhiên của sản phẩm.[29] Đây là nội dung quan trọng của học thuyết chức năng[30], học thuyết này ghi nhận cho rằng một bên không được độc quyền một đặc tính, chức năng nào đó của một sản phẩm. Nói cách khác các chủ thể không thể sử dụng đặc tính tự nhiên của sản phẩm để đăng ký bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu mùi hương bởi lẽ điều này sẽ dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh và gây ức chế sự tự phát triển vốn có của thị trường. Cụ thể, khi việc bảo hộ đặc điểm tự nhiên của sản phẩm được thừa nhận, tất cả cá nhân, tổ chức khác sẽ không thể tự do sáng tạo trong việc chế tạo, sản xuất sản phẩm tương tự vì đã có chủ thể độc quyền với đặc điểm tự nhiên của loại sản phẩm này. Vì vậy, việc yêu cầu mùi hương được đăng ký bảo hộ không phải là mùi hương tự nhiên của sản phẩm là hợp lý. Để diễn giải, nhóm tác giả sẽ mô tả qua ví dụ sau đây: đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ táo, mùi hương táo được coi là mùi tự nhiên của sản phẩm, do đó việc bảo hộ riêng lẻ mùi hương của táo không được chấp thuận. Thay vào đó, chủ đơn có thể đăng ký bảo hộ tổ hợp mùi hương (hương táo là một phần trong tổ hợp này) miễn sao tổ hợp mùi hương này có khả năng giúp cho người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm của chủ đơn bằng cách ngửi mùi hương, mà không bị nhầm lẫn với sản phẩm của bất kỳ bên nào khác.
ii) Mùi hương được đăng ký bảo hộ là mùi hương mang tính chức năng[31]
Mùi hương sẽ được xem là có tính chức năng nếu mùi hương này được tạo ra bởi công dụng hay vai trò của chính sản phẩm. Hay nói cách khác, việc tạo ra hay bổ sung mùi hương trên sản phẩm là “cần thiết cho việc sử dụng, mục đích sử dụng hay ảnh hưởng đến giá thành hoặc chất lượng sản phẩm”.[32] Điều này có thể dễ dàng được quan sát trong các hoạt động thương mại trên thực tế, trong nhiều trường hợp, nhằm che giấu mùi hương của sản phẩm gây khó chịu cho người tiêu dùng, doanh nghiệp thường có xu hướng thêm mùi hương cho sản phẩm để làm mùi hương của sản phẩm trở nên dễ chịu hơn. Đây là sự nỗ lực của doanh nghiệp được thêm vào như một sự cải tiến cho hàng hóa về mặt thương mại chứ không nhằm mục đích chỉ dẫn nguồn gốc của hàng hóa hay giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với chủ thể khác. Chẳng hạn, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (United States Patent and Trademark Office – viết tắt là “USPTO”) đã từ chối đơn đăng ký “mùi hương gợi đến hương bạc hà” được sử dụng cho mặt nạ dùng trong y tế với lập luận là mùi hương trong trường hợp này mang tính chức năng, thể hiện ở việc, mùi hương bạc hà trong mặt nạ có tác dụng rõ rệt trong việc giúp người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu hơn.[33]
iii) Mùi hương đăng ký bảo hộ là mùi hương phổ biến trong hoạt động thương mại[34]
Trong một vài trường hợp, với những loại hàng hóa có mùi hương không phải là mùi tự nhiên của sản phẩm, nhưng người tiêu dùng đã nhận thức rằng đây là mùi đương nhiên mà sản phẩm có do hầu hết các nhà sản xuất đều sử dụng mùi hương này. Khi đó, dấu hiệu mùi hương đó sẽ không được bảo hộ là nhãn hiệu mùi hương.[35] Chẳng hạn, nhiều nhà sản xuất thường thêm mùi hương chanh vào sản phẩm nước rửa bát của mình để tạo cảm giác an toàn, dễ chịu cho người tiêu dùng khi sử dụng. Trong trường hợp đó, dấu hiệu hương chanh đó sẽ không được đăng ký làm nhãn hiệu mùi hương cho sản phẩm nước rửa bát do đây là mùi hương phổ biến trong hoạt động thương mại.
3. Kinh nghiệm bảo hộ nhãn hiệu mùi hương tại một số quốc gia trên thế giới
Trong phạm vi bài nghiên cứu, nhóm tác giả lựa chọn phân tích quy định trong việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương của pháp luật Hoa Kỳ và EU – những quốc gia, khu vực trên thế giới tiên phong và có những tiến bộ nhất định trong việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương để từ đó có thể tiếp thu những kinh nghiệm có giá trị nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong vấn đề bảo hộ nhãn hiệu mùi hương nói riêng và nhãn hiệu phi truyền thống nói chung.
3.1. Hoa Kỳ
Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tiên phong trong việc chấp nhận bảo hộ các dấu hiệu phi truyền thống trong pháp luật của mình. Hoa Kỳ đã ban hành Luật nhãn hiệu hàng hóa ngày 05/07/1946, có hiệu lực từ 06/07/1946 (“Đạo luật Lanham”), được sửa đổi nhiều lần. Tại Đạo luật Lanham, Mục 1052 quy định một nhãn hiệu được đăng ký vào Hệ thống đăng ký gốc nếu nó có khả năng phân biệt hàng hóa của chủ thể này với hàng hóa của chủ thể khác, trừ khi nó bị ngăn cấm bởi các quy định của pháp luật.[36] Trên thực tế, nhãn hiệu mùi đầu tiên được bảo hộ tại Hoa Kỳ là nhãn hiệu “mùi hoa đại” (Plumeria Blossoms) cho sản phẩm sợi và chỉ thêu từ 1990 của Clarke.[37]
Hiện nay, theo tinh thần pháp luật sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ (chủ yếu xem xét dưới góc độ Đạo luật Lanham), một mùi hương có khả năng được bảo hộ nhãn hiệu sẽ phải đáp ứng ba điều kiện: i) dấu hiệu mùi hương phải được sử dụng như một nhãn hiệu gắn liền với một sản phẩm; ii) dấu hiệu mùi hương muốn được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt và mang tính phi chức năng; iii) dấu hiệu mùi hương trên không được gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu khác.[38] Trên thực tế, điều kiện sử dụng mùi hương như một nhãn hiệu gắn với một sản phẩm và điều kiện không gây nhầm lẫn là các điều kiện bảo hộ áp dụng chung cho các loại nhãn hiệu. Điều kiện bảo hộ còn lại, có khả năng phân biệt và có tính phi chức năng, có sự bắt nguồn từ những học thuyết mang tính lý luận của Hoa Kỳ. Học thuyết chức năng của Hoa Kỳ chỉ ra rằng, một dấu hiệu mùi hương sẽ không được bảo hộ nếu có tính chức năng. Điều này đồng nghĩa với việc một dấu hiệu mùi hương sẽ bị từ chối bảo hộ nếu mùi này trùng với mùi tự nhiên của sản phẩm và người tiêu dùng quyết định sử dụng sản phẩm dựa trên chính mùi hương của sản phẩm đó.[39] Việc quy định điều kiện bảo hộ mùi hương thể hiện tính phi chức năng là một quy định phù hợp với thực tiễn bởi nếu bảo hộ mùi hương có tính chức năng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cạnh tranh trên thị trường bởi các nhà sản xuất khác không thể sản xuất được những sản phẩm mang những đặc tính mùi hương mà người tiêu dùng cần do mùi hương đó đã được bảo hộ độc quyền.
Bên cạnh chức năng nhận diện và chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa, nhãn hiệu mùi hương còn phải có khả năng phân biệt. Theo quy định tại Mục 1202.13 của Sổ hướng dẫn Quy trình kiểm tra nhãn hiệu (Trademark Manual of Examining Procedure- viết tắt là “TMEP”), chủ đơn sẽ phải chứng minh được dấu hiệu vốn đã có khả năng tự phân biệt hoặc dấu hiệu này sẽ đạt được khả năng phân biệt thông qua một quá trình sử dụng để có thể được đăng ký theo Đăng bạ chính (phụ chương “Principle Register” của Đạo luật Lanham), nếu không thể chứng minh được khả năng đạt được sự phân biệt thì mùi hương chỉ có thể đăng ký theo Đăng bạ phụ (phụ chương “Supplemental Register” của Đạo luật Lanham).[40] Có thể đánh giá rằng, dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ, một nhãn hiệu mùi sẽ được đánh giá rất kỹ lưỡng về khả năng phân biệt và tính phi chức năng để có thể được bảo hộ thành công.
3.2. EU
Khác với Hoa Kỳ, trong vấn đề bảo hộ nhãn hiệu mùi hương, EU tập trung hơn vào việc xem xét thẩm định hình thức. Ở EU, ngoài hệ thống đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trực tiếp ở mỗi quốc gia, còn có Nhãn hiệu Liên minh châu Âu (European Union Trade Mark, viết tắt là “EUTM”) hình thành từ năm 1996 và tự động áp dụng nếu nước nào gia nhập EU. Trước đây, Luật Nhãn hiệu EU yêu cầu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải có bản mô tả nhãn hiệu bằng đồ họa.[41] Tuy nhiên, một cách khách quan, có thể đánh giá rằng việc mô tả một mùi hương dưới dạng đồ họa, bản vẽ, hay thể hiện nó dưới một phương tiện, ký hiệu, mã màu… là một việc không hề đơn giản. Hệ thống Luật nhãn hiệu của EU sửa đổi có hiệu lực từ ngày 23/03/2016 (Regulation 2015/2424, Regulation 2017/1001; cùng hai văn bản chi tiết “the Delegated Regulation (EU) 2018/625” và “the Implementing Regulation (EU) 2018/626”). Luật Nhãn hiệu EU 2015 (“EUTMD”) đã xóa bỏ yêu cầu bắt buộc cung cấp bản mô tả nhãn hiệu bằng đồ họa. EUTMD đã cho phép chủ đơn thể hiện nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào phù hợp, có thể dưới các phương tiện khác không phải bản mô tả đồ họa, với điều kiện phải có khả năng phân biệt đồng thời giúp cho cơ quan có thẩm quyền xác định được chính xác và rõ ràng đối tượng cần bảo hộ.[42] Như vậy, tại EU, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu mùi sẽ phải có phương thức để thể hiện được đối tượng mùi hương mà mình muốn được bảo hộ.
Có thể thấy, các yếu tố hình thức – nội dung hay các tiêu chí đánh giá, điều kiện bảo hộ nhãn hiệu mùi tại Hoa Kỳ hay EU đều có thể được xem xét ghi nhận trong hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
4. Gợi mở cho Việt Nam trong việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương
Tại Việt Nam, để một dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu thì dấu hiệu đó phải đáp ứng các điều kiện sau: i) là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; ii) có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.[43] Đối với khả năng phân biệt, các nhà làm luật không liệt kê trường hợp nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt mà chỉ đưa ra các yếu tố giúp xác định nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt.[44] Như vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều kiện tiên quyết để một dấu hiệu được bảo hộ là khả năng nhìn thấy được của dấu hiệu đó, nghĩa là, hiện nay, Việt Nam chưa chấp nhận bảo hộ các dấu hiệu không nhìn thấy được, như dấu hiệu âm thanh, dấu hiệu mùi dưới hình thức nhãn hiệu.
Trước nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu mùi hương cũng như trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương, nhóm tác giả xin đưa ra một số kiến nghị, đề xuất gợi mở cho Việt Nam trong việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương như sau:
i) Điều kiện bảo hộ
Một là, điều kiện bảo hộ nhãn hiệu quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 72(1) nên được sửa đổi theo hướng như sau: “Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. Là dấu hiệu nhìn thấy được hoặc dấu hiệu không nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc bằng các hình thức khác.”
Hai là, nên quy định thêm các tiêu chí bảo hộ nhãn hiệu mùi hương trong Luật Sở hữu trí tuệ. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cơ quan nhà nước trong việc thẩm định dấu hiệu đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu mùi có đủ cơ sở được bảo hộ hay không. Các tiêu chí đó có thể được đưa ra trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm từ Hoa Kỳ cũng như EU như sau:
– Dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu mùi hương phải có khả năng phân biệt
Pháp luật Việt Nam có thể đưa ra các tiêu chí để đánh giá tính phân biệt của một nhãn hiệu, chứ không chỉ đưa ra các dấu hiệu không có khả năng phân biệt như theo quy định hiện nay. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi hương có thể là khả năng tự phân biệt, khả năng phân biệt thông qua sử dụng hoặc thậm chí là trường hợp dấu hiệu mùi hương chỉ mang chức năng mô tả nhưng có ý nghĩa thứ cấp.
– Dấu hiệu được bảo hộ phải là dấu hiệu mang tính phi chức năng
Vấn đề quan trọng nhất cần chứng minh là dấu hiệu mùi hương được đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu chỉ có một chức năng duy nhất là chỉ định nguồn gốc của sản phẩm, chứ không phải chỉ dẫn đến đặc điểm của sản phẩm gắn liền với mùi hương.[45] Ngoài ra, tính phi chức năng cũng có tác dụng đảm bảo mục tiêu ban đầu của nhãn hiệu là chỉ định nguồn, chứ không phải hạn chế quyền cạnh tranh đối với những đối thủ kinh doanh khác.[46] Như vậy, điều đó cho thấy rằng, các dấu hiệu mùi hương là mùi hương tự nhiên của sản phẩm, mùi hương che giấu chức năng và mùi hương phổ biến trong hoạt động thương mại sẽ là mùi hương không có khả năng phân biệt và vì vậy sẽ không được bảo hộ là nhãn hiệu mùi hương.
ii) Hình thức thể hiện trong đơn đăng ký nhãn hiệu
Hiện nay, thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam yêu cầu tờ khai đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu)[47]. Ngoài ra, tài liệu khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu còn yêu cầu một số lượng mẫu nhãn hiệu nhất định kèm theo giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký cả về kích thước, màu sắc, được trình bày rõ ràng với kích thước theo quy định.[48] Như vậy, có thể thấy, quy định trên chỉ phù hợp với những đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là nhãn hiệu truyền thống, còn với nhãn hiệu phi truyền thống như nhãn hiệu mùi hương thì việc mô tả nhãn hiệu như trên cũng như việc đính kèm mẫu nhãn hiệu trong đơn đăng ký gặp không ít khó khăn.
Trước nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu mùi hương, việc bổ sung quy định về hình thức thể hiện trong đơn đăng ký nhãn hiệu mùi hương là vấn đề quan trọng cần có sự xem xét, đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp. Khác với nhãn hiệu âm thanh (có thể thể hiện dưới hình thức nốt nhạc, âm phổ…), nhãn hiệu mùi khó có thể được mô tả một cách rõ ràng trong đơn đăng ký, hay cũng không thể chỉ thể hiện công thức hóa học của nhãn hiệu trong đơn đăng ký. Trong vấn đề này, luật pháp Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm của EU trong việc yêu cầu hình thức của nhãn hiệu mùi hương phải được thể hiện dưới một hình thức nhất định. Cần lưu ý rằng, việc bắt buộc một hình thức mô tả bằng đồ họa có thể gây ra những khuôn mẫu cứng nhắc không cần thiết, gây khó khăn cho các doanh nghiệp có mong muốn bảo hộ nhãn hiệu mùi hương. Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam có thể tạo ra sự linh hoạt bằng cách cho phép doanh nghiệp thể hiện dấu hiệu mùi hương của mình dưới bất kỳ hình thức nào phù hợp với điều kiện khoa học kỹ thuật của mình, với điều kiện hình thức thể hiện đó phải rõ ràng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền xác định được chính xác đối tượng cần bảo hộ.
4. Kết luận
Với thực tiễn bảo hộ trong một thời gian dài của một số quốc gia trên thế giới, có thể thấy rằng việc chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu mùi hương là hoàn toàn khả thi nhưng việc triển khai bảo hộ nhãn hiệu này trên thực tế có thể sẽ là khó khăn lớn cho Việt Nam, nhất là khi cơ sở vật chất hiện tại của cơ quan thẩm định chưa được đáp ứng được yêu cầu thẩm định các loại nhãn hiệu phi truyền thống có cách thể hiện phức tạp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nhu cầu của xã hội, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cần thiết phải có sự ghi nhận việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương và việc tạo ra cơ sở pháp lý như vậy sẽ tạo tiền đề để nhãn hiệu mùi hương được bảo hộ thành công trong thực tiễn. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, pháp luật Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi và tiếp thu những kinh nghiệm pháp lý cũng như thực tiễn bảo hộ của các nước phát triển để tiến tới ghi nhận bảo hộ nhãn hiệu mùi hương và một số nhãn hiệu phi truyền thống khác trong tương lai gần.
Tài liệu tham khảo
Danh mục văn bản pháp luật
1. Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) năm 1994;
2. Luật Mẫu WIPO về Nhãn hiệu hàng hóa, Tên thương mại và Cạnh tranh không lành mạnh cho các nước phát triển năm 1967;
3. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 19 tháng 06 năm 2009, sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 14 tháng 06 năm 2019;
4. Sổ hướng dẫn Quy trình kiểm tra nhãn hiệu (Trademark Manual of Examining Procedure);
5. Quy định số 207/2009 ngày 26/02/2009 của Hội đồng Ủy ban châu Âu (EC);
6. Quy định số 2015/2424 ngày 16/12/2015 của Hội đồng Ủy ban châu Âu (EC);
7. Văn kiện SCT-12 của Ủy ban thường trực về Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp và Chỉ dẫn địa lý (SCT);
Danh mục các tài liệu thứ cấp
8. Đỗ Thị Hằng, ‘Cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam’, (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 2004);
9. Hồ Ngọc Hiển, ‘Pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện’, (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2004);
10. Huỳnh Thanh Tịnh, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền, Nguyễn Hồ Bích Hằng, ‘Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật Hoa Kỳ’(2017) 05 (108)- Tạp chí khoa học pháp lý;
11. Nguyễn Thị Quế Anh, ‘Phân loại nhãn hiệu theo hình thức của nhãn hiệu’, (2010) 26 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học;
12. Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Xuân Lý, ‘Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi hương theo Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam’ (2016) Số chuyên đề Môi trường pháp lý cho doanh nghiệp-Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;
13. Phạm Thu Hà, ‘Yêu cầu, thực trạng và giải pháp cho bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam’, (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 2019);
14. Trần Anh Ngọc, ‘Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi- Kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam’, (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 2018);
15. Trần Cao Thành, ‘Quy định về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam’ (2020) Số 62(10) – Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam;
16. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, (dịch bởi Cục Sở hữu trí tuệ, 2005);
Trang web
17. ‘TTAB – Trademark Trial and Appeal Board- *1 IN RE CELIA CLARKE, DBA CLARKE’S OSEWEZ Serial No. 758,429 September 19, 1990’, <https://ipmall.law.unh.edu/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-celia-clarke-dba-clarkes-osewez-serial-no-758429>;
18. Cục Sở hữu trí tuệ, ‘Tổng quan về nhãn hiệu phi truyền thống’, <http://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/834910/B%C3%A0i+1_T%E1%BB%95ng+quan+v%E1%BB%81+NH+phi+truy%E1%BB%81n+th%E1%BB%91ng.pdf/70cc63c0-4a17-462e-a00f-e22136f0ed07> ;
19. Lương Lê Thịnh, ‘Nhãn hiệu và điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam’,<https://www.haiduongdost.gov.vn/vbpl-khcn/article/nhan-hiau-va-diau-kian-bao-ha-nhan-hiau-theo-phap-luat-viat-nam/11586> ;
20. Đào Minh Đức, ‘Khả năng “phân biệt” của nhãn hiệu’ <https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/04/26/3562-2/> ;
21. Cục Sở hữu trí tuệ, ‘Bảo hộ nhãn hiệu mùi’, <http://www.noip.gov.vn/documents/20182/834910/B%C3%A0i+4_B%E1%BA%A3o+h%E1%BB%99+NH+m%C3%B9i.pdf/31a734a8-7fe7-4909-8d57-1483b245b22b>;
22. Bitlaw, ‘TMEP 1202.13: SCENT, FRAGRANCE, OR FLAVOR’, <https://www.bitlaw.com/source/tmep/1202_13.html> ;
23. Cục Sở hữu trí tuệ, ‘Nhãn hiệu’, <http://www.noip.gov.vn/nhan-hieu>;
24. Cục Sở hữu trí tuệ, ‘Tra cứu nhãn hiệu’, <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.phpintRecNum=24&HitListViewMode=Text&ref=>;
25. Nguyễn Khánh Linh, ‘Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu mùi, nhãn hiệu âm thanh ở các nước phát triển và gợi ý cho Việt Nam’, <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/[PHA%CC%80N-22]-THUC-TIEN-BAO-HO-NHAN-HIEU-MUI-NHAN-HIEU-AM-THANH-O-CAC-NUOC-PHAT-TRIEN-VA-GOI-Y-CHO-VIET-NAM> .
[1] Nguyễn Phước Quý Quang, Trần Ngọc Tuấn, ‘Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống theo pháp luật Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam (2019) Số 07 – Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô 1,2
[2] Vấn đề nhãn hiệu truyền thống và nhãn hiệu phi truyền thống sẽ được làm rõ tại phần sau của bài viết
[3] Nguyễn Khánh Linh, ‘Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu mùi, nhãn hiệu âm thanh ở các nước phát triển và gợi ý cho Việt Nam’, <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/[PHA%CC%80N-22]-THUC-TIEN-BAO-HO-NHAN-HIEU-MUI-NHAN-HIEU-AM-THANH-O-CAC-NUOC-PHAT-TRIEN-VA-GOI-Y-CHO-VIET-NAM> truy cập ngày 23/6/2021
[4] Hiệp định TRIPS về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) được thiết lập với ý nghĩa là một phần của Những Thoả thuận Thương mại Đa phương trong vòng Đàm phán Uruguay trong khuôn khổ Thỏa thuận chung về Thuế quan và Thương mại (GATT). Hiệp định có hiệu lực bắt buộc đối với tất cả các Thành viên WTO, được thông qua tại Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1995.
[5] Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) được chính thức ký kết vào tháng 3/2018 bởi 11 nước thành viên của TPP (không bao gồm Hoa Kỳ). Hiệp định CPTPP đã được 7 nước thành viên phê chuẩn, bao gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand, Việt Nam và đã chính thức có hiệu lực vào ngày 30/12/2018. CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14/1/2019.
[6] Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019
[7] Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, (dịch bởi Cục Sở hữu trí tuệ, 2005) 66
[8] Chức năng phân biệt thể hiện ở việc, người tiêu dùng có thể phân biệt được hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác bán trên thị trường
[9] Sự phụ thuộc giữa chức năng chỉ dẫn nguồn gốc và chức năng phân biệt của nhãn hiệu được ghi nhận rõ trong Mục 1(1)(a) của Luật Mẫu WIPO về Nhãn hiệu hàng hóa, Tên thương mại và Cạnh tranh không lành mạnh cho các nước phát triển năm 1967 (sau đây gọi tắt là Luật Mẫu) như sau: “Nhãn hiệu được hiểu một cách chung nhất là dấu hiệu phân biệt, để chỉ ra sản phẩm, dịch vụ, được sản xuất hay cung cấp bởi một chủ thể nào đó và để phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.” Như vậy, theo khái niệm, một nhãn hiệu trước hết phải là một dấu hiệu, dấu hiệu này phải thực hiện được hai chức năng: chỉ ra sản phẩm, dịch vụ được sản xuất hay cung cấp bởi chủ thể nào; và phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Khái niệm trên tuy vẫn còn khá mơ hồ về tiêu chí xác định một “dấu hiệu”, tuy nhiên đã phần nào khái quát được hai chức năng cơ bản và thiết yếu của một nhãn hiệu, hai chức năng này luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau
[10] Công ước Paris về Bảo hộ sở hữu công nghiệp (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) được thông qua ngày 20/3/1883, được sửa đổi tại Brussels ngày 14/12/1900, tại Washington ngày 2/6/1911, tại LaHay ngày 6/11/1925, tại London ngày 2/6/1934, tại Lisbon ngày 31/10/1958 và tại Stockholm ngày 14/7/1967, và được tổng sửa đổi ngày 28/9/1979. Tính đến tháng 1 năm 2019, Công ước đã có 177 quốc gia thành viên ký kết, trở thành một trong những điều ước quốc tế được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Việt Nam đã tham gia Công ước này từ ngày 08/03/1949.
[11] Hiệp định TRIPS, Điều 15(1) quy định như sau: “Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hoá. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình hoạ và tổ hợp các màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó, phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hoá. Trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng, các Thành viên có thể quy định rằng khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng. Các Thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được.” Khái niệm trên được đánh giá là cụ thể hơn so với khái niệm trong Luật Mẫu của WIPO khi đã chỉ rõ được tiêu chí xác định “dấu hiệu”
[12] Nguyễn Thị Quế Anh, ‘Phân loại nhãn hiệu theo hình thức của nhãn hiệu’ (2010) 26 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 100, 100
[13] Trần Cao Thành, ‘Quy định về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam’ (2020) Số 62(10) – Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam 44,44
[14] Quý độc giả có thể truy cập Thư viện số về Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam theo đường liên kết sau đây và nhập thông tin của nhãn hiệu để tra cứu: <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.phpintRecNum=24&HitListViewMode=Text&ref=>, truy cập ngày 25/5/2021
[15] Quý độc giả có thể truy cập Thư viện số về Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam theo đường liên kết sau đây và nhập thông tin của nhãn hiệu để tra cứu: <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=39&HitListViewMode=Text&ref=0> truy cập ngày 13/6/2021
[16] Khái niệm về nhãn hiệu phi truyền thống lần đầu tiên được đưa ra tại văn kiện SCT-12 của Ủy ban thường trực về Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp và Chỉ dẫn địa lý (SCT) của WIPO, theo đó, ban đầu, thuật ngữ đầu tiên được sử dụng là “New types of marks” (tạm dịch là: “Các loại nhãn hiệu mới”); về sau, tại các hội nghị và văn bản tiếp theo, WIPO lại sử dụng thuật ngữ “Non traditional trademarks” (tạm dịch là: “Nhãn hiệu phi truyền thống”)
[17] Phạm Thu Hà, ‘Yêu cầu, thực trạng và giải pháp cho bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam’ (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 2019) tr12
[18] Cục Sở hữu trí tuệ, ‘Tổng quan về nhãn hiệu phi truyền thống’ <http://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/834910/B%C3%A0i+1_T%E1%BB%95ng+quan+v%E1%BB%81+NH+phi+truy%E1%BB%81n+th%E1%BB%91ng.pdf/70cc63c0-4a17-462e-a00f-e22136f0ed07> truy cập ngày 18/3/2021
[19] Trần Anh Ngọc, ‘Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi – Kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam’ (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 2018) 25
[20] Theo quy định tại Luật Mẫu WIPO, Mục 1(1)(a), “nhãn hiệu (…) là dấu hiệu phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác”, hay tại khoản 1 Điều 15 Hiệp định TRIPS: “Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt (…), đều có thể làm nhãn hiệu hàng hoá”; như vậy, các quy định trên cho thấy, khả năng phân biệt là điều kiện tiên quyết để chấp nhận bảo hộ dấu hiệu là nhãn hiệu; đồng thời, nó còn là cơ sở giúp ngăn chặn sự mập mờ giữa các nhãn hiệu khác với nhau.
[21] Đào Minh Đức, ‘Khả năng “phân biệt” của nhãn hiệu’, <https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/04/26/3562-2/> truy cập ngày 16/4/2021
[22] Vấn đề “khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng” có thể xem thêm tại: Đàm Thị Diễm Hạnh, ‘Nhãn hiệu có khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng dưới góc độ so sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật liên minh châu Âu và Hoa Kỳ’ (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 2009)
[23] Đỗ Thị Hằng, ‘Cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam’ (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 2004) 35
[24] Vũ Thị Hải Yến, ‘Một số vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam theo quy định của pháp luật dân sự’ (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2001) 14
[25] Cục Sở hữu trí tuệ, ‘Bảo hộ nhãn hiệu mùi’,<http://www.noip.gov.vn/documents/20182/834910/B%C3%A0i+4_B%E1%BA%A3o+h%E1%BB%99+NH+m%C3%B9i.pdf/31a734a8-7fe7-4909-8d57-1483b245b22b> truy cập ngày 17/6/2021
[26] Tlđd, n25
[27] Huỳnh Thanh Tịnh, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền, Nguyễn Hồ Bích Hằng, ‘Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật Hoa Kỳ’ (2017) 05 (108)- Tạp chí khoa học pháp lý 26, 29
[28] Tlđd, n25
[29] Trần Anh Ngọc, ‘Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi – Kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam’ (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 2018) 46
[30] Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Xuân Lý, ‘Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi hương theo Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam’(2016) Số chuyên đề Môi trường pháp lý cho doanh nghiệp -Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 84,87
[31] Tlđd, n25
[32] Huỳnh Thanh Tịnh, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền, Nguyễn Hồ Bích Hằng, ‘Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật Hoa Kỳ’ (2017) 05 (108)- Tạp chí khoa học pháp lý 26, 28
[33] Huỳnh Thanh Tịnh, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền, Nguyễn Hồ Bích Hằng, ‘Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật Hoa Kỳ’ (2017) 05 (108)- Tạp chí khoa học pháp lý 26, 28
[34] Tlđd, n25
[35] Tlđd, n25
[36] Trần Anh Ngọc, ‘Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi- Kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam’ (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 2018) 21
[37] Ban đầu nhãn hiệu này bị Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (United States Patent and Trademark Office- viết tắt là USPTO) từ chối bảo hộ vì người nộp đơn không chứng minh được mùi hương có thể chỉ ra nguồn gốc thương mại của chủ đơn. Sau đó Hội đồng xét xử và kháng cáo nhãn hiệu Hoa Kỳ (Trademark trial and appeal board- viết tắt là “TTAB”) đã ra phán quyết công nhận rằng một mùi hương cũng có thể là một chỉ dẫn thương mại do đó có thể đăng ký bảo hộ nhưng có đưa ra một lưu ý rằng: TTAB không đề cập đến khả năng được bảo hộ của mùi hương của các sản phẩm mang những đặc tính về mùi hương như nước hoa, các sản phẩm gia dụng có mùi hương. Đồng thời vấn đề này cũng không phải là vấn đề mô tả bằng một thuật ngữ nhằm xác định mùi hương đặc trưng của sản phẩm. Điều này có nghĩa là, theo TTAB, một mùi hương sẽ không được bảo hộ là nhãn hiệu của một sản phẩm nếu sản phẩm đó được sử dụng chủ yếu dựa vào mùi hương. Xem thêm tại ‘TTAB – Trademark Trial and Appeal Board- *1 IN RE CELIA CLARKE, DBA CLARKE’S OSEWEZ Serial No. 758,429 September 19, 1990’, <https://ipmall.law.unh.edu/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-celia-clarke-dba-clarkes-osewez-serial-no-758429>, truy cập 16/04/2021
[38] Huỳnh Thanh Tịnh, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền, Nguyễn Hồ Bích Hằng, ‘Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật Hoa Kỳ’ (2017) 05 (108)- Tạp chí khoa học pháp lý 26, 27
[39] Vấn đề này cũng tương tự như quyết định của TTAB đã được đề cập trước đó.
[40] Nguyên văn theo TMEP: “When a scent is not functional, it may be registered on the Principal Register under §2(f), or on the Supplemental Register if appropriate”. Xem thêm tại Bitlaw, ‘TMEP 1202.13: SCENT, FRAGRANCE, OR FLAVOR’,<https://www.bitlaw.com/source/tmep/1202_13.html>, truy cập 19/04/2021.
[41] Quy định của Hội đồng (EC) số 207/2009 ngày 26/02/2009, Điều 26(1)(d) có quy định đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phải có bản mô tả nhãn hiệu (“representation of the trade mark”). Ngoài ra cũng theo văn bản này, một dấu hiệu sẽ không được bảo hộ nếu không đáp ứng được các yêu cầu tại điều 4 của văn bản, mà điều 4 chỉ ra rằng: Một nhãn hiệu có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng được thể hiện dưới dạng đồ họa, từ ngữ, bao gồm cả tên riêng, chữ cái, chữ số, hình dáng hàng hóa hoặc bao bì mà có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ này với hàng hóa, dịch vụ khác.
[42] Quy định 2015/2424 ngày 16/12/2015 đã sửa đổi Quy định 207/2009, Điều 4, bỏ yêu cầu “represented graphically” (tạm dịch: “thể hiện bằng đồ họa”).
[43] Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 72
[44] Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 74(22)
[45] Huỳnh Thanh Tịnh, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền, Nguyễn Hồ Bích Hằng, ‘Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật Hoa Kỳ’ (2017) 05 (108)- Tạp chí khoa học pháp lý 26, 28
[46] Huỳnh Thanh Tịnh, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền, Nguyễn Hồ Bích Hằng, ‘Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật Hoa Kỳ’ (2017) 05 (108)- Tạp chí khoa học pháp lý 26, 29
[47] Nội dung tờ khai đăng ký nhãn hiệu phải có phần mô tả nhãn hiệu, gồm các nội dung như mô tả cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu (nếu có); nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt; nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc la-mã thì phải dịch ra chữ số ả-rập
[48] Cục Sở hữu trí tuệ, ‘Nhãn hiệu’,<http://www.noip.gov.vn/nhan-hieu> truy cập ngày 22/4/2021