Phan Thị Thùy Trang[1] & Trần Thị Thùy Linh[2]
Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các đơn đăng ký bảo hộ cho dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.[3] Tuy nhiên, trên thực tế, chủ thể nộp đơn có thể tìm kiếm sự chấp thuận của chủ sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ bằng hình thức “Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại” (Coexistence Agreement) hoặc “Thư Chấp Thuận” (Letter of Consent) để làm căn cứ vượt qua việc bị từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ. Bài viết này sẽ trình bày thực tiễn sử dụng và công nhận giá trị của hai hình thức trên tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, qua đó kiến nghị xây dựng quy định pháp luật cụ thể về vấn đề này trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Từ khóa: nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, thỏa thuận cùng tồn tại, thư chấp thuận, sở hữu trí tuệ
Pursuant to the current provisions of Vietnamese laws, the grant of a protection title as the result of an application for registration of a mark is being refused if such mark is confusingly similar to the registered mark. In fact, however, the applicant may seek the consent of the trademark owner being protected under a “Coexistence Agreement” or a “Letter of Consent” to serve as a basis for overcoming rejection of the National Office of Intellectual Property (NOIP). This article will present the practical use and recognition of the value of these forms in Vietnam and some countries around the world, thereby proposing to build specific legal regulations on this issue in the legal system of Vietnam.
Keywords: trademark, trademark protection, coexistence agreement, letter of consent, intellectual property
1. Một số vấn đề chung về nhãn hiệu và thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu
1.1. Nhãn hiệu
1.1.1. Định nghĩa
Theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), nhãn hiệu là các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau.[4] Theo Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS Agreement), nhãn hiệu là ‘bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác’.[5] Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2019) – (sau đây gọi chung là “Luật SHTT”), ‘nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau’.[6] Tóm lại, nhãn hiệu là dấu hiệu mà một tổ chức, cá nhân kinh doanh dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác.
1.1.2. Cơ sở cấp văn bằng bảo hộ
Ở Việt Nam, nhãn hiệu là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp và được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật SHTT hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.[7] Theo đó, để được cấp văn bằng bảo hộ thì dấu hiệu được đăng ký cần phải đáp ứng đủ các điều kiện về khả năng nhận biết bằng thị giác và khả năng phân biệt, cụ thể là: (i) dấu hiệu được đăng ký với danh nghĩa là nhãn hiệu phải là ‘dấu hiệu nhìn thấy được’ và (ii) ‘có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác’.[8]
1.1.3.Dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn
Việc đánh giá thế nào là “tương tự tới mức gây nhầm lẫn” hoặc “tương tự nhưng không gây nhầm lẫn” là một vấn đề quan trọng bởi nó trực tiếp ảnh hưởng đến việc nhãn hiệu đăng ký được chấp nhận hay bị từ chối bảo hộ. Theo quy định tại Điều 39.8 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN[9] thì để đánh giá dấu hiệu yêu cầu đăng ký nêu trong đơn có tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác (nhãn hiệu đối chứng) hay không, cần phải so sánh về cấu trúc, nội dung, cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ), ý nghĩa và hình thức thể hiện của dấu hiệu (đối với cả dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình), đồng thời phải tiến hành so sánh hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng, cụ thể:
‘Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng nếu:
(i) Dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc hoặc/và nội dung hoặc/và cách phát âm hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc;
(ii) Dấu hiệu chỉ là bản phiên âm hoặc dịch nghĩa từ nhãn hiệu đối chứng nếu nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng.’[10]
1.2. Thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu[11]
Trong quá trình nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, một trong những lý do từ chối cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ là nhãn hiệu được đăng ký tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đang được bảo hộ (“nhãn hiệu đối chứng”[12]). Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp, các chủ thể khác nhau sử dụng nhãn hiệu tương tự nhau và không biết về sự tồn tại của đối phương trong nhiều năm cho đến khi một trong số họ mở rộng kinh doanh và bắt đầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia mà nhãn hiệu đối chứng đang được bảo hộ.[13] Hệ quả tất yếu của sự việc này là chủ thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, chủ thể đăng ký sau có thể vượt qua sự từ chối này bằng cách thỏa thuận với chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng về việc cùng tồn tại nhãn hiệu thông qua một trong hai hình thức sau đây:
Một là, Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại (Coexistence Agreement). Theo Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (The International Trademark Association – INTA), Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại là sự thỏa thuận của hai hoặc nhiều chủ thể về việc các nhãn hiệu tương tự của họ có thể cùng tồn tại trên thực tế mà không có bất kỳ khả năng gây nhầm lẫn nào, đồng thời cho phép các bên đặt ra quy tắc để các nhãn hiệu có thể cùng tồn tại một cách hòa bình.[14] Dựa trên tiễn áp dụng cũng như hướng dẫn của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Vương quốc Anh thì Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại được định nghĩa là một thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên cho phép sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự trong việc kinh doanh mà không bị xem là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của bên còn lại.[15]
Có thể nhận định rằng, Thỏa thuận Cùng tồn tại là một hợp đồng toàn diện do chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng và chủ thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cùng ký kết, thường bao gồm các điều khoản thừa nhận sự tương đồng giữa các nhãn hiệu tương ứng và cam kết của các bên về việc tránh gây nhầm lẫn giữa các hoạt động kinh doanh của họ với người tiêu dùng, qua đó thiết lập các cơ sở đảm bảo để các nhãn hiệu này có thể “chung sống hòa bình” trong một thời gian nhất định.
Hai là, Thư Chấp Thuận (Letter of Consent). Đây là văn bản được ký bởi chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng thể hiện sự đồng ý cho chủ thể khác nộp đơn đăng ký và sử dụng một nhãn hiệu mà cơ quan có thẩm quyền từ chối bảo hộ trên cơ sở nhãn hiệu đối chứng.[16] Ở một số khu vực pháp lý, Thư Chấp thuận được coi là biện pháp vượt qua sự phản đối việc đăng ký nhãn hiệu dựa trên cơ sở đăng ký trước nếu chủ sở hữu của nhãn hiệu có trước đồng ý với việc đăng ký của nhãn hiệu sau.[17]
Căn cứ theo các định nghĩa nêu trên có thể thấy rằng, cả Thư Chấp Thuận và Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại đều có thể được chủ thể đăng ký nhãn hiệu dùng để vượt qua rào cản từ chối bảo hộ cho trường hợp đăng ký dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhau (“tương tự gây nhầm lẫn” hoặc “tương tự không gây nhầm lẫn”). Tuy nhiên dựa trên quy định hiện hành của pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, dấu hiệu yêu cầu đăng ký trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ khác nhau (không phải là nhãn hiệu nổi tiếng) thì vẫn được xem xét cấp văn bằng bảo hộ vì vẫn đáp ứng được khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Do đó, trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ chỉ tập trung xem xét vấn đề: liệu rằng có thể có ngoại lệ nào cho việc đồng ý bảo hộ đối với dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn cho hàng hóa dịch vụ trong cùng lĩnh vực kinh doanh dựa trên các thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu hay không.
Mặc dù Thư Chấp Thuận và Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại đều nhằm mục đích cung cấp một giải pháp thực tế và hiệu quả để vượt qua sự từ chối bảo hộ nhãn hiệu trong một số trường hợp nhất định, tuy nhiên hai thuật ngữ này không phải là một. Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại có sự xác nhận, cam kết rõ ràng của cả hai bên về nghĩa vụ trong việc tôn trọng, cân bằng lợi ích của mỗi bên và đảm bảo lợi ích chung cho người tiêu dùng; trong khi Thư Chấp Thuận chỉ có sự xác nhận phê duyệt của chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng với nội dung khẳng định việc chủ nhãn hiệu đối chứng chấp thuận cho việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu đang nộp đơn.[18] Việc không có những điều khoản cụ thể ràng buộc các bên sẽ dẫn đến những rủi ro như: các chủ nhãn hiệu đối chứng ra giá rất cao để cấp Thư Chấp Thuận, hoặc doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu sau phát triển nhanh chóng và mở rộng sang các sản phẩm hoặc dịch vụ mới dẫn đến chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng khó mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang các lĩnh vực đó mà không có nguy cơ nhầm lẫn…. Do đó, với khả năng quản lý rủi ro cao hơn, bảo vệ lợi ích các bên cao hơn, Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại là hình thức ngày càng phổ biến và được lựa chọn nhiều hơn khi các doanh nghiệp ở vào tình huống nêu trên. Theo nhóm tác giả, Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại thường có xu hướng được công nhận dễ dàng hơn so với Thư Chấp Thuận trong các trường hợp cơ quan có thẩm quyền xem xét bảo hộ đối với nhãn hiệu đăng ký có dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ (dựa trên các vụ việc thực tế). Bởi lẽ, thỏa thuận này cung cấp những quy định chi tiết hơn về các nội dung cần thiết để đảm bảo việc thỏa thuận sử dụng nhãn hiệu của các bên không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.
2. Giá trị pháp lý của thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu
2.1. Tại Việt Nam
2.1.1. Từ quy định pháp luật
Hiện nay, khái niệm “Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại” hay “Thư Chấp Thuận” không được định nghĩa trong Luật SHTT Việt Nam cũng như trong hệ thống văn bản pháp luật của các quốc gia được WIPO khảo sát năm 2010.[19] Tại Việt Nam, pháp luật hiện hành về SHTT không có quy định nào đề cập đến các trường hợp ngoại lệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho dấu hiệu được xem là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng; cũng như chưa có quy định cụ thể về việc công nhận giá trị pháp lý của các thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu. Mặc dù Điều 87(5) Luật SHTT[20] cho phép quyền “đồng chủ sở hữu nhãn hiệu”, nghĩa là không giới hạn việc nhiều người cùng sở hữu nhãn hiệu và cũng không ngăn cấm việc một người sở hữu nhiều nhãn hiệu. Tuy nhiên, đó là trường hợp nhãn hiệu này được đăng ký lần đầu bởi nhiều cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu chung của nhãn hiệu và thông tin này được ghi nhận trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu trước khi nộp đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ. Theo đó, khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, ngoài các tài liệu thông thường, chủ đơn cần nộp kèm theo tuyên bố đồng chủ sở hữu, cam kết các nội dung theo quy định tại Điều 87(5) Luật SHTT.[21] Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ chỉ được cấp cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung, các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp phó bản văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp lệ phí cấp phó bản.[22] Ở trường hợp “đồng chủ sở hữu”, việc sử dụng cùng một nhãn hiệu ‘phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh’, khác với trường hợp các chủ thể khác nhau sở hữu nhãn hiệu tương tự nhau cho các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh riêng, được bảo hộ ở từng thời điểm khác nhau trên cơ sở thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu.
2.1.2. Từ thực tiễn
Dù không quy định trong các văn bản pháp luật, nhưng trên thực tế Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam vẫn có thể chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu tương tự dựa trên thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu trong những trường hợp nhất định, theo phần trả lời của Việt Nam trong câu hỏi thứ nhất tại Báo cáo khảo sát năm 2010 của WIPO.[23] Cụ thể là, việc xuất trình Thư Chấp Thuận[24] có thể giúp dấu hiệu xin đăng ký được cấp văn bằng bảo hộ khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối bảo hộ trong trường hợp: (i) dấu hiệu đăng ký bị phản đối bởi chủ sở hữu nhãn hiệu có trước, (ii) dấu hiệu đăng ký bị từ chối vì đã có nhãn hiệu trùng hoặc tương tự tồn tại trước đó. Bên cạnh đó, nếu đơn đăng ký thứ ba được nộp cho nhãn hiệu tương tự đã được đăng ký trên cơ sở thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu thì người nộp đơn bắt buộc phải nộp các thỏa thuận với tất cả chủ sở hữu các nhãn hiệu đã đăng ký trước đó. Như vậy, căn cứ theo Báo cáo khảo sát năm 2010 của WIPO, có thể thấy rằng: mặc dù pháp luật Việt Nam không quy định về giá trị pháp lý của thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu nhưng cũng không phủ nhận giá trị của thỏa thuận này. Theo đó, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chỉ đưa ra quan điểm không chấp nhận Thư Chấp Thuận đối với nhãn hiệu trùng dùng cho sản phẩm trùng mà không đề cập đến nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là: có mâu thuẫn hoặc ngoại lệ nào tồn tại hay không khi pháp luật Việt Nam đã quy định về điều kiện “có thể phân biệt được” của nhãn hiệu nhưng vẫn công nhận giá trị của Thư Chấp Thuận trong một số trường hợp. Chính vì vậy, việc ban hành quy định rõ ràng liên quan đến vấn đề này là thật sự cần thiết.
Ngoài ra, những vấn đề như: liệu chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng có thể rút lại sự chấp thuận của mình trong các thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu khi nhãn hiệu đăng ký sau được cấp văn bằng bảo hộ không; và việc hủy bỏ các thỏa thuận này có làm cho việc bảo hộ nhãn hiệu đăng ký sau mất hiệu lực hay không… vẫn là những khoảng trống còn tồn tại trong thực tiễn áp dụng khi chưa có quy định pháp luật cụ thể điều chỉnh.
2.2. Trên thế giới
Cũng theo khảo sát năm 2010 của WIPO, không chỉ riêng Việt Nam mà ở một số quốc gia khác như Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Singapore… chủ thể nộp đơn đăng ký vẫn có thể sử dụng Thư Chấp Thuận để vượt qua việc bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ vì nhãn hiệu trùng hoặc tương tự tồn tại trước đó. Trên thực tế, thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu có thể được chấp nhận ở quốc gia này nhưng lại bị từ chối ở quốc gia khác bởi quan điểm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vì ngay cả khi có thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu thì vẫn không thể đảm bảo chắc chắn rằng người tiêu dùng không bị nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa dịch vụ. Ở Hoa Kỳ, USPTO[25] vẫn phải cân nhắc đến 13 yếu tố[26] của án lệ DuPont[27] trước khi quyết định liệu sự tồn tại đồng thời của hai nhãn hiệu có tương tự đến mức gây nhầm lẫn (likelihood of confusion) hay không. Do đó, để công nhận giá trị pháp lý của các thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu và cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đăng ký sau, việc đảm bảo không gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng là một yếu tố rất quan trọng mà các cơ quan chức năng của các quốc gia xem xét.
2.3. Những vấn đề cần làm rõ
Việc công nhận giá trị pháp lý của các thỏa thuận tồn tại nhãn hiệu phụ thuộc quan điểm của từng quốc gia theo một số yếu tố nhất định, nhưng nhìn chung, vấn đề cần xác định rõ ở đây là liệu nhãn hiệu có phải là tài sản của chủ sở hữu chúng hay không? Nếu việc bảo hộ nhãn hiệu vì lợi ích của người tiêu dùng, thì các thỏa thuận cùng tồn tại có tác động tiêu cực đến người tiêu dùng sẽ không hợp pháp và không được công nhận. Tuy nhiên, nếu các cá nhân, tổ chức sở hữu nhãn hiệu giống như cách mọi người sở hữu tài sản, thì các thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu là hợp pháp và phải được công nhận giá trị. Nói cách khác, nếu nhãn hiệu là tài sản, thì mối quan tâm hàng đầu của luật là bảo vệ quyền của chủ sở hữu tài sản, không phải của công chúng. Vì vậy, khi chủ sở hữu nhãn hiệu đã được trao quyền chuyển nhượng nhãn hiệu của mình cho người khác thì họ cũng có thể có quyền tự do giao kết hợp đồng và định đoạt nhãn hiệu của mình, miễn là họ đảm bảo không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.[28]
3. Thực tiễn công nhận thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu ở một số quốc gia
3.1. Các vụ việc tiêu biểu
Như đã trình bày ở trên, việc thiết lập một Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại hoặc Thư Chấp Thuận giữa các bên trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký là cơ sở để yêu cầu cơ quan sở hữu trí tuệ tại một quốc gia cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Tuy nhiên, do thiếu những quy định pháp luật thực định, việc cấp văn bằng bảo hộ vẫn còn phụ thuộc vào ý chí của cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là những tình huống thực tiễn mà nhóm tác giả tổng hợp được về việc đồng ý và từ chối bảo hộ đối với nhãn hiệu tương tự ở một số quốc gia dựa trên Thư Chấp Thuận và Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại.
3.1.1. Vụ việc Google Inc. đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Nexus” tại Trung Quốc[29]
| Nhãn hiệu được đăng ký | Nhãn hiệu đang được bảo hộ | |
| Nhãn hiệu |  |  |
| Chủ sở hữu | GOOGLE INC. (US) | SHIMANO INC. (JP) |
| Nhóm | 09 | 09 |
| Hàng hóa/ Dịch vụ | Máy tính xách tay và máy tính cầm tay | Máy tính dành cho xe đạp |
Google Inc. nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “nexus” với thông tin như trên và đã bị từ chối bảo hộ vì tương tự với nhãn hiệu có trước “NEXUS” thuộc sở hữu của Shimano Inc. Trong quá trình khiếu nại, mặc dù Google đã đệ trình cho Ban Giải quyết tranh chấp Nhãn hiệu (TRAD)[30] Thư Chấp thuận của Shimano Inc. cho phép Google đăng ký và sử dụng nhãn hiệu “NEXUS” (được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) nhưng TRAD vẫn từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho Google. TRAD cho rằng ngay cả trong trường hợp chủ nhãn hiệu đối chứng đã cấp Thư Chấp thuận thì việc cấp bảo hộ cho hai nhãn hiệu gần như trùng nhau được sử dụng cho sản phẩm tương tự sẽ vẫn gây nhầm lẫn cho công chúng.
Tuy nhiên, nhóm tác giả không đồng ý với quan điểm của TRAD. Có thể thấy rằng, hai nhãn hiệu “nexus” và “NEXUS” chỉ tương tự nhau về cách phát âm, về nhóm hàng hóa/dịch vụ, nhưng về hình thức thể hiện và danh mục hàng hóa kinh doanh lại không tương tự nhau hoàn toàn, không đủ tạo ra khả năng nhầm lẫn nếu các bên có kế hoạch giúp người tiêu dùng nhận biết và không lầm tưởng về các sản phẩm mà mỗi bên cung cấp.
3.1.2. Vụ việc Frasca Food and Wine đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Frasca ở Hoa Kỳ[31]
| Nhãn hiệu được đăng ký | Nhãn hiệu đang được bảo hộ | |
| Nhãn hiệu |  |  |
| Chủ sở hữu | FRASCA FOOD AND WINE, INC | DUNLAYS ROSCOE, LLC |
| Nhóm | 43 | 43 |
| Hàng hóa/ Dịch vụ | Dịch vụ nhà hàng, quán bar | Dịch vụ nhà hàng, quán bar |
Frasca Food and Wine, Inc (FFW) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Frasca có đính kèm Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại với chủ nhãn hiệu có trước – Dunlays Roscoe, LLC (Dunlay’s) tại Hoa Kỳ vào ngày 02/05/2016. Khi thẩm định nội dung, thẩm định viên của USPTO[32] từ chối cấp đăng ký cho nhãn hiệu Frasca vì lý do gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Frasca được bảo hộ trước đó trong khi cả hai nhãn hiệu đều sử dụng cho nhóm ngành dịch vụ nhà hàng, quán bar mặc dù hồ sơ nộp đơn có đính kèm Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại được ký giữa người nộp đơn và chủ nhãn hiệu có trước.
USPTO lập luận rằng Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại đã nộp chỉ là một thỏa thuận đơn giản (nake agreement) và không đủ khả năng để nhãn hiệu xin đăng ký được chấp nhận bảo hộ vì thỏa thuận đó không giải thích lý do tại sao các bên tin rằng không có khả năng gây nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu, và không nêu rõ cách thức mà các bên thực hiện để tránh gây nhầm lẫn cho công chúng.
Tuy nhiên, cuối cùng, FFW vẫn được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu Frasca bởi các bên sau đó đã thống nhất rằng Dunlay’s sẽ sử dụng nhãn hiệu Frasca liên quan đến nhà hàng chỉ tại khu vực địa lý gồm các bang Illinois, Michigan và Indiana trong khi FFW sẽ sử dụng thương hiệu Frasca cho dịch vụ nhà hàng ở trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ ngoại trừ khu vực địa lý thuộc ba bang Illinois, Michigan và Indiana.
Ở đây, hai nhãn hiệu “frasca” cũng tương tự nhau về cách phát âm đối với dấu hiệu chữ, nhưng hai nhãn hiệu có cách trình bày và ấn tượng thị giác khác nhau như: các chữ cái trong hai nhãn hiệu được thể hiện ở dạng phông chữ khác nhau, hơn nữa nhãn hiệu của FFW còn kèm theo hình ảnh một cành cây cùng dòng chữ “FOOD AND WINE”. Do đó, hai nhãn hiệu này không tương tự đến mức làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hai nhãn hiệu là một hoặc hai nhãn hiệu có cùng một nguồn gốc hoặc nhãn hiệu này là biến thể của nhãn hiệu kia. Vì vậy, việc FFW được cấp văn bằng bảo hộ dựa trên Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại là quyết định hợp lý.
3.1.3.Vụ việc giữa Apple Corps và Apple Computer[33]
| Nhãn hiệu |  |  |
| Chủ sở hữu | APPLE CORPS, LTD | APPLE COMPUTER, INC |
Công ty Apple Corps[34] và công ty Apple Computer[35] đã ký một Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại vào năm 1991 cho phép hai công ty kinh doanh và xây dựng danh tiếng của họ mà không vi phạm quyền của nhau khi sử dụng nhãn hiệu tương tự nhau. Thỏa thuận này quy định rằng Apple Computer sẽ có độc quyền sử dụng nhãn hiệu Apple của mình cho “các hàng hóa điện tử, phần mềm máy tính, các dịch vụ xử lý dữ liệu và truyền dữ liệu hoặc các hàng hóa liên quan đến lĩnh vực này”; trong khi Apple Corps sẽ có độc quyền sử dụng các nhãn hiệu Apple của riêng mình cho “bất kỳ tác phẩm sáng tạo hiện tại hoặc tương lai nào có nội dung chính là âm nhạc và/hoặc biểu diễn âm nhạc, bất kể các tác phẩm đó được ghi lại hoặc truyền thông bằng phương tiện nào, cho dù hữu hình hay vô hình”. Do đó, mặc dù hai công ty có các nhãn hiệu giống nhau đến mức khó hiểu, nhưng họ đã xác định được lĩnh vực sử dụng khác biệt và điều này trở thành cơ sở cho Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
Tuy nhiên, cả hai công ty đều không đoán trước được rằng sự phát triển trong tương lai của công nghệ âm nhạc kỹ thuật số lại mang hai lĩnh vực này lại gần nhau hơn. Khi Apple Computers ra mắt iPod, phần mềm iTunes và cửa hàng âm nhạc, Apple Corps đã khởi kiện, cho rằng Apple Computers đã xâm phạm vào lĩnh vực kinh doanh dành riêng cho Apple Corps, do đó đã vi phạm thỏa thuận cùng tồn tại về nhãn hiệu. Tòa án đã xem xét vấn đề từ quan điểm của người tiêu dùng và cho rằng không có vi phạm thỏa thuận nào vì logo Máy tính Apple đã được sử dụng cùng với phần mềm chứ không phải với âm nhạc do dịch vụ cung cấp. Không người tiêu dùng nào tải nhạc bằng phần mềm iTunes sẽ nghĩ rằng họ đang tương tác với Apple Corps.
Nhãn hiệu chủ yếu được dùng để phân biệt xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ, nhưng tên doanh nghiệp, cỡ chữ, bao bì, trang trí của sản phẩm và các dấu hiệu thương mại khác cũng có thể giúp phân biệt nguồn gốc.Vì vậy, theo nhóm tác giả, các nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn nếu sử dụng cùng với các dấu hiệu thương mại khác trong thực tế vẫn có thể tránh được sự nhầm lẫn và nhận thức sai cho người tiêu dùng. Trong vụ việc này, Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại được thừa nhận ngay từ đầu là có cơ sở.
3.2. Kinh nghiệm rút ra từ các vụ việc
Từ các vụ việc thực tế trên, có thể nhận thấy, để cơ quan có thẩm quyền công nhận giá trị pháp lý của Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại hay Thư Chấp Thuận, thì các chủ sở hữu cần chứng minh được sự tồn tại đồng thời của các nhãn hiệu tương tự đó không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng do sự nhầm lẫn. Chức năng của “nhãn hiệu” là giúp “nhận diện” hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân; bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu và lợi ích chung của người tiêu dùng. Vì vậy, khi có một thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu thể hiện sự tự nguyện đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ và sự cam kết của các chủ sở hữu trong việc bảo đảm sự “nhận diện” sản phẩm và quyền lợi của người tiêu dùng thì thiết nghĩ, cơ quan có thẩm quyền nên đồng ý cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đăng ký sau, dù có dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn. Thông thường, việc bảo hộ nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn sẽ dễ dàng hơn nếu hai nhãn hiệu đó có sự khác nhau về danh mục hàng hóa, dịch vụ, khu vực kinh doanh hoặc đối tượng khách hàng. Nhìn chung theo pháp luật của các nước trên thế giới, nhãn hiệu muốn được bảo hộ phải đáp ứng điều kiện về khả năng tự phân biệt và không xung đột với quyền có trước của người khác. Mặc dù theo pháp luật Việt Nam, có 05 (năm) yếu tố xác định nhãn hiệu “tương tự đến mức gây nhầm lẫn” là cấu trúc, nội dung, cách phát âm, ý nghĩa, hình thức thể hiện của nhãn hiệu; tuy nhiên, các yếu tố này vẫn còn khá chung chung và không dễ dàng nhận định trên thực tiễn. Nếu chỉ dựa vào một trong số các yếu tố đó để đánh giá về khả năng nhầm lẫn của người tiêu dùng thì vẫn còn mang tính định tính, không đủ cơ sở để bác bỏ thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu. Do đó, để đánh giá chính xác mức độ tương tự đến mức gây nhầm lẫn của nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng, Cục sở hữu trí tuệ cần phải đánh giá tổng thể tất cả các yếu tố, cũng như từng thành phần trong nhãn hiệu trước khi đưa ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Từ những phân tích trên, theo nhóm tác giả, để đảm để có thể vượt qua từ chối bảo hộ bằng thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu, thì các bên phải xác định rõ các vấn đề sau trong thỏa thuận:[36]
(i) Căn cứ chứng minh việc cùng tồn tại nhãn hiệu không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng:
– Hàng hóa, dịch vụ lưu thông ở các kênh thương mại riêng biệt. Ví dụ như cả hai doanh nghiệp đều kinh doanh lĩnh vực thời trang nữ, nhưng một doanh nghiệp bán hàng theo hình thức trực tuyến (online), doanh nghiệp còn lại thực hiện việc mua bán tại các cửa hàng thời trang.
– Các bên có sự phân chia phạm vi hoạt động một cách rõ ràng, theo lãnh thổ hoặc thị trường hoạt động. Ví dụ: các bên có thể thỏa thuận về phạm vi kinh doanh mà các bên được phép và/hoặc không được phép cùng tồn tại.
– Các bên có kế hoạch đầu tư để duy trì chất lượng sản phẩm riêng của mình. Người tiêu dùng thường gắn nhãn hiệu với chất lượng sản phẩm, do đó, nếu mỗi bên có tiêu chuẩn riêng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà mình cung cấp, thì người tiêu dùng cũng sẽ không còn nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm mà họ mua.
(ii) Cam kết của các bên trong việc nỗ lực ngăn chặn khả năng nhầm lẫn và hợp tác với nhau thực hiện các hành động để tránh khả năng gây nhầm lẫn có thể phát sinh trong tương lai. Ví dụ, các bên sẽ có động thái phân biệt rõ sự khác nhau giữa hàng hóa, dịch vụ của hai nhãn hiệu trong các chương trình quảng cáo, hướng đến phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng khác nhau; giá cả sản phẩm khác nhau…
(iii) Lường trước một số vấn đề có thể xảy ra trong tương lai và hướng giải quyết. Ví dụ: tranh chấp phát sinh, mỗi bên có quyền chỉnh sửa, thay đổi nhãn hiệu của mình trong thời hạn của thỏa thuận mà không cần thông báo hoặc xin chấp thuận của bên còn lại hay không, việc mỗi bên chuyển nhượng nhãn hiệu cho bên thứ ba có ảnh hưởng gì đến thỏa thuận hay không …
4. Kiến nghị khung pháp lý cho việc bảo hộ nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn trong pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam
Nhìn chung, không chỉ riêng Việt Nam, mà ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, việc công nhận giá trị pháp lý của Thỏa Thuận Cùng Tồn Tại hay Thư Chấp Thuận phụ thuộc rất nhiều vào khả năng phân biệt, không gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu khi người tiêu dùng sử dụng hàng hóa, dịch vụ tương ứng. Vì vậy, nếu các thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu có chứa thông tin chứng minh rằng định hướng kinh doanh của các bên sẽ không có khả năng gây ra nhầm lẫn và cung cấp các điều khoản để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn tiềm ẩn nào, thì chủ nhãn hiệu sẽ đủ điều kiện được cấp văn bằng bảo hộ dựa trên thỏa thuận này. Theo quan điểm của nhóm tác giả, vì thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu thể hiện sự tự do ý chí và tinh thần tự nguyện của các bên, đặc biệt là quyền định đoạt của chủ nhãn hiệu đang được bảo hộ – người đang nắm quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký, do đó chỉ cần chứng minh được sự đồng tồn tại không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên thứ ba thì cơ quan có thẩm quyền nên tôn trọng và chấp nhận các thỏa thuận này dựa trên sự xem xét phù hợp. Đặc biệt, trường hợp một nhãn hiệu đã tồn tại ở quốc gia khác nộp đơn đăng ký bảo hộ ở Việt Nam và vô tình có dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác đang được bảo hộ tại Việt Nam; thì việc buộc chủ thể đăng ký sau phải chỉnh sửa nhãn hiệu để đáp ứng điều kiện “không có khả năng gây nhầm lẫn” là không khả thi bởi họ chỉ muốn mở rộng thị trường kinh doanh dựa trên nhãn hiệu hiện có của mình, qua đó tăng mức độ ảnh hưởng và độ nhận diện thương hiệu đến với đa dạng người tiêu dùng. Nếu Việt Nam từ chối bảo hộ các nhãn hiệu trên dù cho có thỏa thuận cùng tồn tại giữa chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài và chủ nhãn hiệu đối chứng, thì sẽ phần nào hạn chế sự đầu tư của các thương nhân nước ngoài vào Việt Nam. Vì vậy, việc đặt ra quy định cụ thể cho ngoại lệ này là cần thiết, tránh sự lúng túng, không thống nhất khi đưa ra hướng giải quyết cho các tình huống tương tự có thể xảy ra trên thực tế. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, nhà nước có thể cân nhắc thêm về quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ mà các chủ sở hữu khác nhau được phép cùng tồn tại nhãn hiệu. Bởi trên thực tế, với các mặt hàng xa xỉ, những người tiêu dùng có nhu cầu thường sành sỏi trong việc lựa chọn nên khả năng nhầm lẫn sẽ ít xảy ra; còn trong lĩnh vực dược phẩm, nếu gây ra sự nhầm lẫn thì có thể dẫn đến thiệt hại liên quan đến tính mạng con người.
Từ những nghiên cứu trên, nhóm tác giả đề xuất nên bổ sung quy định về thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu trong Luật SHTT, cụ thể như sau:
Điều X. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đang được bảo hộ
Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký một nhãn hiệu có dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đang được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau:
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ[37] (nhãn hiệu đối chứng) đồng ý cho chủ thể khác đăng ký và sử dụng một nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu trước đó của mình;
2. Các bên có căn cứ chứng minh rằng việc đồng tồn tại không ảnh hưởng đến lợi ích của mình và bất kỳ bên thứ ba nào;
3. Thỏa thuận của các chủ sở hữu nhãn hiệu phải được lập thành văn bản có xác nhận bởi đại diện hợp pháp của các bên; và bao gồm các nội dung cơ bản sau:
a) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu đối chứng; nhãn hiệu và số đơn, số văn bằng của nhãn hiệu đối chứng.
b) Tên, địa chỉ của chủ đơn nhãn hiệu đăng ký; nhãn hiệu và số đơn của đơn đăng ký nhãn hiệu.
c) Đối tượng, phạm vi, thời hạn của thỏa thuận:
d) Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh của mỗi bên;
e) Nội dung khẳng định việc chủ nhãn hiệu đối chứng chấp thuận cho việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu đăng ký sau;
f) Cam kết việc cùng tồn tại nhãn hiệu không ảnh hưởng đến lợi ích công cộng, đảm bảo thực hiện các biện pháp hạn chế gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng;
g) Quyền và nghĩa vụ của chủ nhãn hiệu đối chứng;
h) Quyền và nghĩa vụ của chủ nhãn hiệu đăng ký.
4. Việc đồng tồn tại không vi phạm các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Nhóm tác giả hi vọng rằng đề xuất này sẽ phần nào đóng góp cho việc hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, qua đó giải quyết được vấn đề đặt ra trên thực tiễn.
5. Kết luận
Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện vẫn chưa có quy định điều chỉnh về thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu, tuy nhiên, không thể phủ nhận giá trị của thỏa thuận này trên thực tế. Từ một số vụ việc trên thế giới và những phân tích của nhóm tác giả, có thể khẳng định nếu các bên có căn cứ bảo đảm được sự “nhận diện” hàng hóa, dịch vụ của mình và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng thì thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu có thể được xem là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền đồng ý cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đăng ký sau.
Bên cạnh đó, việc hình thành các quy định cụ thể về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đang được bảo hộ là tiền đề tạo nên môi trường kinh doanh đa dạng với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, qua đó, giúp các bên có cơ sở vững chắc để thực hiện thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu một cách hữu hiệu và hợp pháp.
[1] Sinh viên lớp K17502C, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG. Tp.HCM
[2] Sinh viên lớp 84-QTL42.1, Trường Đại học Luật Tp. HCM
[3] Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2019, Điều 117(1), Điều 72(2), Điều 74(2)(e),(g),(h)
[4] Nguyên văn: ‘A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights’. ‘Trademarks – What is a trademark?’ <http://bit.ly/2KNKqc3> truy cập ngày 11/11/2020
[5] Hiệp định TRIPS, Điều 15
[6] Luật SHTT, Điều 4(16)
[7] Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký (Luật SHTT, Điều 6(3)(a))
[8] Luật SHTT, Điều 72
[9] Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
[10] Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Điều 39.8(c)
[11] Nhóm tác giả sử dụng thuật ngữ này để gọi chung các hình thức hay tên gọi khác nhau của các văn bản thể hiện sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ cho việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu nộp đơn đăng ký sau, có dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu của mình bao gồm cả Thỏa thuận Cùng tồn tại và Thư Chấp thuận.
[12] Theo nghĩa thông thường, đối chứng là việc đối chiếu, so sánh các dấu hiệu để làm rõ một sự việc, hiện tượng, cụ thể trong trường hợp này là nhằm đánh giá mức độ trùng hoặc tương tự giữa các nhãn hiệu. Ở đây, nhãn hiệu đối chứng có thể hiểu là các nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ hoặc được thừa nhận bảo hộ tại Việt Nam (kể cả nhãn hiệu nổi tiếng); hoặc các đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp sớm hơn hoặc có ngày ưu tiên sớm hơn; hoặc các đơn đăng ký nhãn hiệu đã hết hiệu lực nhưng chưa quá năm năm (trừ trường hợp bị chấm dứt hiệu lực vì không sử dụng theo quy định của Luật SHTT). Thuật ngữ “nhãn hiệu đối chứng” được sử dụng trong Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, xem thêm Điều 39 của Thông tư.
[13] Tamara Nanayakkara, ‘IP and Business: Trademark Coexistence’, (WIPO Magazine, 6/2006) <https://bit.ly/3mJQ1NJ> truy cập ngày 11/11/2020
[14] Mariana Moss, ‘Trademark “Coexistence” Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception?’, Loyola Consumer Law Review, Volume 18, Issue 2, Article 4, 2005, 209 <https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1198&context=lclr> truy cập ngày 14/12/2020
[15] Intellectual Property Office of UK (2008), ‘Guidance Coexistence agreement: fact sheet’, <https://www.gov.uk/government/publications/coexistence-agreement/coexistence-agreement-fact-sheet> truy cập ngày 14/12/2020
[16] Can a letter of consent help you escape from refusal of protection of trademark according to the 2010 WIPO survey in 58 countries including Vietnam?, bross.vn (11/09/2020), <http://bit.ly/3rihOIF> truy cập ngày 20/12/2020
[17] Báo cáo khảo sát năm 2010 của WIPO đối với 58 quốc gia thành viên, Đoạn 3, phần “Introduction”, <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_22/sct_22_5.pdf> truy cập ngày 11/11/2020
[18] “The coexistence agreement must be signed by the owner of the earlier filed mark and the applicant for the later filed mark. The letter of consent must be issued by the owner of the earlier filed mark.”, How effective are trademark coexistence agreements in China? < https://bit.ly/384VZVb> truy cập ngày 25/12/2020
[19] Theo Báo cáo khảo sát năm 2010 của WIPO đối với 58 quốc gia thành viên
[20] Luật SHTT Điều 87(5): ‘Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:
a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;
b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.’
[21] Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (“Thông tư 01/2007”) Mục 5, Điều 37(3)(a)(iv)
[22] Thông tư 01/2007 Điều 18(3)(a) được sửa đổi bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN Điều 1.17
[23] Việt Nam đã trả lời “Có” cho câu hỏi “Có thể vượt qua từ chối bảo hộ bằng cách xuất trình Thư Chấp Thuận cho 01 trong 03 trường hợp sau hay không: dấu hiệu đăng ký (i) bị phản đối bởi nhãn hiệu có trước, (ii) bị từ chối vì đã có nhãn hiệu trùng hoặc tương tự tồn tại trước hay (iii) bị đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu dựa trên nhãn hiệu có trước?”
[24] Theo WIPO, “Thư Chấp thuận” là thuật ngữ chung được sử dụng trong Bảng câu hỏi này để xác định một thỏa thuận bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký trước đồng ý cho việc đăng ký của nhãn hiệu sau
[25] United States Patent and Trademark Office (Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ)
[26] 13 yếu tố bao gồm:
(1) Tính tương tự và không tương tự của các nhãn hiệu xét tổng thể về hình thức, phát âm, ý nghĩa và ấn tượng thương mại.
(2) Tính tương tự và không tương tự, và bản chất của hàng hóa/dịch vụ có trong đơn xin đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hoặc có liên quan đến nhãn hiệu có trước đang sử dụng.
(3) Tính tương tự và không tương tự của kênh thương mại đã biết hoặc kênh thương mại vẫn có khả năng sẽ tiếp tục.
(4) Trong các điều kiện nào mà theo đó người mua sản phẩm được bán là người thể hiện trạng thái ngẫu hứng, hoặc thận trọng, hoặc rất sành khi mua hàng.
(5) Danh tiếng của nhãn hiệu có trước (thông qua doanh số, quảng cáo, quãng thời gian sử dụng nhãn hiệu).
(6) Số lượng và bản chất của các nhãn hiệu tương tự khác đang sử dụng cho sản phẩm tương tự.
(7) Bản chất và mức độ của bất kỳ nhầm lẫn thực tế.
(8) Khoảng thời gian trong đó và theo đó đã có hiện tượng đồng sử dụng mà không có căn cứ nhầm lẫn thực tế.
(9) Sự đa dạng của hàng hóa mà nhãn hiệu được dùng hoặc không được dùng (nhãn hiệu chính (housemark) hay nhãn hiệu gia đình hay nhãn hiệu sản phẩm).
(10) Giao diện của thị trường người nộp đơn và chủ nhãn hiệu có trước. . .
(11) Phạm vi mà người nộp đơn theo đó có quyền loại trừ người khác sử dụng nhãn hiệu đó trên hàng hóa của mình.
(12) Phạm vi của khả năng nhầm lẫn tiềm tàng như liệu nhầm lẫn này là tối thiểu hay lớn.
(13) Bất kỳ sự kiện được chấp nhận rộng rãi nào khác có giá trị chứng minh cho vụ việc.
[27] E.I.du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (C.C.P.A. 1973) (Án lệ DuPont hoặc “DuPont Factors”) <https://nationallawinstitute.com/wp-content/uploads/2016/12/trademark-classmaterials.pdf> truy cập ngày 15/11/2020
[28] Mariana Moss, ‘Trademark “Coexistence” Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception?’ Loyola Consumer Law Review, Volume 18, Issue 2, Article 4, 2005, trang 209 <https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1198&context=lclr> truy cập ngày 14/12/2020
[29] ‘The Chinese Supreme People’s Court to Engage in Overruling Lower Courts’ Judgments and CNIPA’s Decisions on Denial of Letter of Consent in Support of Overcoming Trademark Protection Refusal in China’ (07/09/2020) <http://bit.ly/3aCJMZN> truy cập ngày 15/11/2020
[30] Tên đầy đủ trong tiếng Anh là Trademark Review and Adjudication Department (“TRAD”), được tạm dịch là Ban giải quyết tranh chấp nhãn hiệu của Trung Quốc
[31] Xem Quyết định ngày 14/07/2017 của TTAB – Trademark Trial and Appeal Board (United States Patent and Trademark Office), <https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-94002752-CNU-4.pdf> truy cập ngày 15/11/2020
[32] Xem chú thích 24
[33] Tamara Nanayakkara, ‘IP and Business: Trademark Coexistence’, WIPO Magazine, 6/2006, <http://bit.ly/3rmwvKL> truy cập ngày 15/11/2020
[34] Hãng thu âm do Beatles thành lập vào năm 1967, Luân Đôn, Vương Quốc Anh. Nhãn hiệu của Apple Corps là hình một quả táo xanh đi kèm cái tên Apple Corps, gắn với các sản phẩm dịch vụ thuộc lĩnh vực đa phương tiện như âm nhạc, giải trí,….
[35] Nay là tập đoàn Apple, Apple Inc, được thành lập vào năm 1976, California, Hoa Kỳ. Nhãn hiệu của Apple Computer là hình trái táo cắn dở đi kèm tên Apple Inc, gắn với các sản phẩm điện tử.
[36] Dựa trên gợi ý của USPTO khi xem xét khả năng bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký nếu có Thỏa thuận cùng tồn tại. Thông tin được cung cấp tại bài viết “Hai nhãn hiệu (thương hiệu) trùng nhau vẫn được cấp bảo hộ ở Hoa Kỳ nhìn từ vụ Frasca với Frasca”, <http://bit.ly/3nXAMlT> truy cập ngày 15/11/2020
[37] Là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất đối với nhãn hiệu đó tại một khu vực địa lý cụ thể, tức là đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu này với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhãn hiệu này được sử dụng làm căn cứ để từ chối đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của một thương nhân khác.
Danh mục tài liệu tham khảo
Văn bản pháp luật
1. Hiệp định TRIPS
2. Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2019)
3. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
4. Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN
Án lệ
1. E.I.du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (C.C.P.A. 1973)
Nguồn điện tử
1. Trademarks – What is a trademark?’ <http://bit.ly/2KNKqc3>
2. Tamara Nanayakkara, ‘IP and Business: Trademark Coexistence’, (WIPO Magazine, 6/2006) <https://bit.ly/3mJQ1NJ>
3. Mariana Moss, ‘Trademark “Coexistence” Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception?’, Loyola Consumer Law Review, Volume 18, Issue 2, Article 4, 2005 <https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1198&context=lclr>
4. Intellectual Property Office of UK (2008), ‘Guidance Coexistence agreement: fact sheet’, <https://www.gov.uk/government/publications/coexistence-agreement/coexistence-agreement-fact-sheet>
5. Can a letter of consent help you escape from refusal of protection of trademark according to the 2010 WIPO survey in 58 countries including Vietnam?, bross.vn (11/09/2020), <http://bit.ly/3rihOIF>
6. Báo cáo khảo sát năm 2010 của WIPO đối với 58 quốc gia thành viên, <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_22/sct_22_5.pdf>
7. Mariana Moss, ‘Trademark “Coexistence” Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception?’ Loyola Consumer Law Review, Volume 18, Issue 2, Article 4, 2005, <https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1198&context=lclr>
8. ‘The Chinese Supreme People’s Court to Engage in Overruling Lower Courts’ Judgments and CNIPA’s Decisions on Denial of Letter of Consent in Support of Overcoming Trademark Protection Refusal in China’ (07/09/2020) <http://bit.ly/3aCJMZN>
9. Quyết định ngày 14/07/2017 của TTAB – Trademark Trial and Appeal Board (United States Patent and Trademark Office), <https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-94002752-CNU-4.pdf>
10. “Hai nhãn hiệu (thương hiệu) trùng nhau vẫn được cấp bảo hộ ở Hoa Kỳ nhìn từ vụ Frasca với Frasca”, <http://bit.ly/3nXAMlT>
11. How effective are trademark coexistence agreements in China? <https://bit.ly/384VZVb>